Вопросы охраны интеллектуальной собственности на товарные знаки (далее по тексту – ТЗ) зачастую рассматриваются сугубо в экономическом аспекте, правовая сторона занимает в таких исследованиях факультативную роль. Однако при противоречии между маркетинговыми стратегиями и положениями законодательства (действиями конкурентов в рамках закона) компании оказываются в весьма затруднительном положении: приходится либо отказываться от заранее продуманных действий (которые нередко получают дополнительное инвестирование со стороны третьих лиц), либо обращаться к юристам, вступая в судебные разбирательства, последствия которых во многом, вследствие непродуманной подготовительной политики, непредсказуемы.
Анализ судебной практики в области охраны интеллектуальной собственности (в частности товарных знаков) позволяет выявить в данной сфере наличие достаточно большого процента споров, которых, в сущности, можно было бы избежать. В процессе подобных разбирательств поднимаются весьма заурядные вопросы, ответы на которые прямо указаны в национальном законодательстве. Причем указанные споры по интеллектуальной собственности в России отличает неимоверная бескомпромиссность. Стороны готовы идти до самой последней судебной инстанции, отстаивая свои права.
Рассмотрим некоторые проблемы, с которыми сталкиваются компании при осуществлении брэндинговых маркетинговых стратегий:
1) ТЗ не патент!
Одно из наиболее забавных судебных разбирательств в сфере охраны интеллектуальной собственности было завершено в апреле 2004 года последней арбитражной судебной инстанцией. В судебном решении пришлось специально указывать то, что обычно пишут в учебниках для юридических вузов: "патент" и "товарный знак" на изобретение являются независимыми объектами промышленной собственности.
Дело в том, что несколько (судя по наименованиям, корпоративных) организаций, разработавших лекарственное средство и получивших на него патент, обратились в Роспатент с требованием аннулировать ТЗ с брэндом, зарегистрированным другой организацией позднее, "сходным" с разработанным ими препаратом. Последовавший отказ Роспатента был обжалован в суд. Однако доводы заявителей о том, что данный ТЗ вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товара и является описательным, а также получил широкое распространение как лекарственное средство, были опровергнуты. Не было выявлено и фактов недобросовестной конкуренции.
Это обусловлено тем, что согласно Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (п.2 ст.1), и Патентному закону РФ изобретение не является произведением науки, а относится к объектам промышленной собственности. Патент же является подтверждением прав на изобретение. Следовательно, патент не может быть объектом авторского права. Не является объектом авторского права и описание к патенту, обладателями которого являются заявители, поэтому никакого нарушения закона при регистрации спорного товарного знака допущено не было. Тут нужно подчеркнуть немаловажный аспект: в описании к патенту было указано наименование, которое позже было зарегистрировано как товарный знак.
Данный пример подтверждает наличие некоторого информационного вакуума вокруг вопросов правового регулирования интеллектуальной собственности. Основным выводом, который напрашивается тут, нужно признать необходимость привлечения юристов (специализирующихся на вопросах интеллектуальной собственности) еще на предварительной стадии стратегического планирования.
2) "Туз в рукаве"
Типичная проблема для многих предпринимателей: желание иметь в личном распоряжении товарный знак. Но поскольку закон запрещает иметь ТЗ в собственности граждан (кроме индивидуальных предпринимателей), некоторые предприниматели пытаются использовать следующую уловку: ТЗ регистрируется на компанию, которая фактически бездействует ("туз в рукаве"). Но при таком подходе не учитывается, что действие регистрации ТЗ может быть полностью или частично прекращено решением Высшей патентной палаты Роспатента, принятого по заявлению любого лица. Основанием здесь может быть неиспользование ТЗ непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления. Излишне утверждать, что такие заявители, как правило, выражают интересы конкурентов (хотя прямую связь не всегда можно доказать), "расчищающих" нишу.
Возможности для устранения подобного конфликта, разумеется, имеются. Во-первых, при решении вопросов о досрочном прекращении действия ТЗ могут быть приняты во внимание представленные владельцем ТЗ доказательства того, что ТЗ не использовался по независящим от него обстоятельствам. Во-вторых, при стратегическом планировании следует предусмотреть возможность "единичных" трансакций в течение пяти лет, не позволяющих привести ситуацию к конфликту.
К тому же использование данной тактики не во всех случаях эффективно. В частности, к условным "плюсам" можно отнести высокую безопасность соответствующих нематериальных активов – т.к. у компании практически отсутствуют трансакции, низка вероятность масштабных проверок. Но нужно учитывать еще и такой фактор, как оценка интеллектуальной собственности. Ведь грамотная постановка работы с нематериальными активами может существенным образом оптимизировать налогообложение компании.
3) Ода товарам
Известно судебное разбирательство по поводу товарного знака "НА ВСЕ 100!". Казалось бы, нет ничего особенного в регистрации такого, весьма удачного брэнда. Однако в Арбитражном суде г. Москвы было доказано, что данный фразеологизм носит хвалебный характер, а следовательно, указывает на свойства товаров (что не допускается законодательством). Основной точкой отсчета здесь послужили известные толковые словари русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, а также Д.Н. Ушакова, в которых основное значение этого фразеологизма "привязывается" к значениям "отлично" и "очень хорошо".
Не помогла тут и консультация авторитетнейшего эксперта, доктора филологических наук, связанная с возможностью использования этого фразеологизма в контексте с другими словами. Суд пришел к выводу, что приведенные примеры не опровергают приведенных словарных значений в качестве хвалебной характеристики.
4) Брэнд в Интернете
Проблема доменных имен для России уже давно не редкость. Но все же многие фирмы еще пребывают в иллюзорных убеждениях об Интернете как о "территории вне закона". Суть проблемы заключается в том, что некоторые фирмы используют в регистрируемых ими доменных именах известные брэнды, уже зарегистрированные в качестве товарных знаков. Наиболее известным судебным разбирательством в этой области стало дело вокруг домена "kodak". Последствия этого длительнейшего процесса во многом обусловили принятие поправки в закон РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", в которой прямо прописывается, что под нарушением исключительных прав правообладателя может рассматриваться использование его товарного знака "в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации".
Между тем разбирательства в этой области продолжаются. Причем не все споры связаны с пресловутым "киберсквоттингом" (регистрация доменного имени, совпадающего с известным брэндом, с целью его последующей продажи правообладателю), во многих случаях имеет место обычное непонимание и недостаточно серьезное отношение к правовому регулированию в сфере Интернет.
5) Геометрия брэнда
В соответствии с действующим законодательством, не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений (элементов), не обладающих различительной способностью. К таким обозначениям относятся: буквы, цифры, не имеющие словесного характера, линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия входящих в нее элементов.
Однако далеко не все компании учитывают это положение. К примеру, интересно дело об аннулировании регистрации товарного знака. Обозначение представляло собой композицию, в центральной части которой находилось стилизованное изображение латинской буквы R в окружности, расположенной на фоне элементов чертежной графики, повторяющих в другом масштабе данное изображение, с выносными и размерными линиями, а также буквенными и цифровыми элементами, выражающими размеры. Все указанные элементы были расположены на клетчатом фоне, имитирующем лист бумаги в клеточку.
Не вдаваясь в сложную и многоступенчатую процедуру судебного процесса, резюмируем, что данное обозначение стало источником споров. Ведь латинская буква R в окружности является общепринятым знаком предупредительной маркировки. Что, в свою очередь, позволило заявителям утверждать, что спорный товарный знак не обладает различительной способностью. Таким образом, все элементы композиции в отдельности не обладали различительной способностью.
В итоге, в данном случае, суд признал правомерность действий Роспатента по регистрации данного брэнда. Суд установил, что спорное обозначение обладает различительной способностью – т.е. объединение "неразличаемых" элементов создает единую композицию. Ведь латинскую букву R можно воспринимать по-разному.
Приведенные проблемы, возможно, могут вызвать недоумение даже у специалистов, занимающихся брэнд-менеджментом. Это является подтверждением того, что брэнд-менеджмент и вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности существуют несколько обособленно. Проблема заключается вовсе не в сложности или "неправильности" законодательства, отвечающего, кстати, всем мировым стандартам, и не в персоналиях (адвокатов, судей или руководителей).
Представляется, что все дело в жестком разграничении труда юриста (зачастую патентного поверенного, осуществляющего исключительно регистрацию объекта интеллектуальной собственности на сдельной основе) и брэнд-менеджера. В специализированной литературе, посвященной брэндингу, зачастую недостаточно подробно освещаются правовые проблемы. Недостаточное внимание уделяется и вопросам правовой охраны в международном масштабе. Самый простой пример – повсеместное использование термина "торговая марка", который, несмотря на свое широкое распространение, не является соответствующим российскому законодательству переводом словосочетания "trade mark", в отличие от термина "товарный знак".
Исследователи отмечают, что более пятидесяти процентов отечественных брэндов создаются без проведения специальных маркетинговых исследований по анализу рынка и тестирования внешних атрибутов брэнда. Безусловно, данная статистика весьма спорна. Но все же в совокупности с приведенными примерами судебной практики это наводит на размышления о том, что предприятия не уделяют должного внимания охране интеллектуальной собственности и не используют должным образом все преимущества товарных знаков, патентов, ноу-хау. К примеру, "правильная" и своевременная оценка интеллектуальной собственности позволяет повысить рыночную стоимость предприятия, оптимизировать соотношение активов, уменьшить (оптимизировать) налогообложение, регулировать объем амортизационных отчислений, повысить инвестиционную привлекательность и т.д.
Поэтому можно утверждать, что дальнейшее развитие брэндинга связано не только с развитием маркетинговых процессов, но и с повышением правовой составляющей брэнда. Только совместное планирование выведения брэнда на рынок, основанное на равноправном сотрудничестве брэнд-менеджера и юриста, специализирующегося на охране интеллектуальной собственности, может существенно повысить эффективность в этой области, гарантировать прибыль и максимально уменьшить число рисков.