Действующее гражданское законодательство Российской Федерации называет интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы патентными правами (п. 1 ст. 1345 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ― ГК РФ)).
Под изобретением как охраняемым результатом интеллектуальной деятельности в России понимается техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определённому назначению (п. 1 ст. 1350 ГК РФ).
В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству (п. 1 ст. 1351 ГК РФ), а в качестве промышленного образца ― решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (п. 1 ст. 1352 ГК РФ).
Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, которым признаётся гражданин, своим творческим трудом создавший соответствующий результат интеллектуальной деятельности (организация не может признаваться автором), принадлежат исключительное право и право авторства (п. 2 ст. 1345 ГК РФ). При этом право авторства (право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца) неотчуждаемо и непередаваемо и принадлежит только автору, а вот исключительное право может принадлежать или быть передано другому лицу, в том числе организации (юридическому лицу).
Одним из распространённых случаев, когда исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец изначально принадлежит другому лицу, а не автору, является создание служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца, то есть создание указанных результатов интеллектуальной деятельности работником при исполнении своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (п. 1 ст. 1370 ГК РФ). Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в таком случае принадлежит работодателю (п. 3 ст. 1370 ГК РФ).
Для того чтобы исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признавалось и охранялось в Российской Федерации, соответствующие изобретение, полезная модель или промышленный образец должны пройти процедуру государственной регистрации, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдаёт патент (ст. 1353 ГК РФ).
В патенте на изобретение, полезную модель или промышленный образец содержатся сведения о патентообладателе изобретения, полезной модели или промышленного образца (лице, которому принадлежит исключительное право) и авторе (авторах, в случае если объект создан в соавторстве) изобретения, полезной модели или промышленного образца (форма патента на изобретение утверждена Приказом Минэкономразвития России от 25.05.2016 № 316; форма патента на полезную модель ― Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701; форма патента на промышленный образец ― Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 695).
Довольно часто в суд предъявляются иски о признании патента недействительным именно в части указания патентообладателя и (или) автора изобретения, полезной модели или промышленного образца.
В частности, с подобными требованиями обращаются в суд работники, которые пытаются признать за собой исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, опровергая доводы организации – работодателя о том, что данный объект является служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.
Так, решением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2015 было отказано в удовлетворении исковых требований ФИО1, ФИО2 и ФИО3 к акционерному обществу «***», обществу с ограниченной ответственностью «***», Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании патентов Российской Федерации на изобретения № <…>, <…>, <…>, <…> и патентов Российской Федерации на полезные модели № <…>, <…>, <…>, <…>, <…>, <…> недействительными в части указания в них в качестве патентообладателя акционерного общества «***» и об обязании Роспатента выдать новые патенты на названные изобретения и полезные модели с указанием в качестве патентообладателей (изобретений и полезных моделей) их авторов. Авторами указанных изобретений и полезных моделей как раз и являлись истцы.
В кассационной жалобе на данное решение Суда по интеллектуальным правам заявители ФИО1, ФИО2 и ФИО3 утверждали о неправильном распределении бремени доказывания. ФИО1, ФИО2 и ФИО3 полагали, что не они должны были опровергать утверждения акционерного общества «***» о том, что спорные изобретения и полезные модели являются служебными.
Кроме того, пытаясь оспорить служебный характер изобретений и полезных моделей, заявители ссылались на то, что:
1) суд первой инстанции сделал ошибочный вывод о том, что спорные изобретения и полезные модели сделаны в области, совпадающей с деятельностью, которой занимается акционерное общество «***»;
2) суд первой инстанции не привёл доводов в пользу наличия хотя бы одного из указанных в ст. 1370 ГК РФ обстоятельств, подтверждённых документально, позволяющих сделать вывод о служебном характере спорных изобретений и полезных моделей;
3) в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие тот факт, что спорные изобретения и полезные модели созданы в офисе акционерного общества «***», с помощью оборудования этого общества и его средств.
Отказывая в удовлетворении кассационной жалобы, Президиум Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 16 мая 2016 г. по делу № СИП-167/2015 указал следующее:
– относительно бремени доказывания: именно истцы, оспаривающие служебный характер изобретений и полезных моделей, в силу п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, должны доказать, что соответствующие результаты интеллектуальной деятельности созданы не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя;
― касательно довода (1) заявителей: суд первой инстанции обоснованно принял во внимание соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, что подтверждается уставом акционерного общества «***» и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, со сферой, в которой созданы патентоспособные объекты;
― в отношении довода (2) заявителей: суд первой инстанции обоснованно принял во внимание пределы трудовых обязанностей работников (примечание: судом первой инстанции в качестве доказательств были оценены должностная инструкция ФИО1, трудовые договоры ФИО2, ФИО3), место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя (примечание: все заявки на выдачу патентов на спорные изобретения и полезные модели на имя акционерного общества «***» были подписаны ФИО1, являющимся генеральным директором данного акционерного общества), составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в порядке исполнения трудовых обязанностей, иные обстоятельства;
― по доводу (3) заявителей: судом первой инстанции также установлено и истцами не оспаривается, что общество «***» в 2008-2012 годах предоставляло акционерному обществу «***» полигон для испытаний промышленных взрывчатых веществ, специалистов-взрывников и необходимые сырьё и материалы в целях проверки работоспособности новых технических решений в области производства промышленных взрывчатых веществ и взрывных работ; работники общества «***», наряду с работниками акционерного общества «***» ФИО2 и ФИО3 участвовали в проведении данных испытаний.
Наряду с этим судом было отмечено, что для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо усовершенствованию известных конструкций. Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций или конкретного задания.
Также в суд поступают требования организаций-работодателей, заявляющих, что спорный объект является служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом, и требующих выдачи им патента как обладателям исключительных прав на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец.
К примеру, акционерная компания «***» (ПАО) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к ФИО о признании патента Российской Федерации на полезную модель № <…> недействительным в части указания патентообладателем ФИО, аннулировании названного патента с даты подачи заявки и обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности выдать новый патент с указанием в качестве правообладателя акционерной компании «***» (ПАО).
В обоснование своих требований акционерная компания «***» (ПАО) пыталась доказать, что спорная полезная модель, заявка на получение патента в отношении которой была подана ФИО 30.01.2014, являлась служебной полезной моделью, приведя в качестве доказательств должностные инструкции ФИО от 2002, 2005, 2006 годов.
Суд по интеллектуальным правам в решении от 28.10.2016 по делу № СИП-423/2016, отказывая акционерной компании «***» (ПАО) в удовлетворении искового заявления, указал на то, что, поскольку на момент подачи заявки на регистрацию спорной полезной модели действовала должностная инструкция 2013 года для ФИО как инженера <…>, положениями которой не предусмотрено ведение какой-либо исследовательской деятельности, и акционерной компанией «***» (ПАО) не было представлено доказательств того, что техническое решение было создано ФИО именно в период до 2006 года, спорная полезная модель не может быть признана служебной.
Кроме того, вопрос о служебном или неслужебном характере объекта патентных прав может возникнуть не только между участниками трудовых отношений. Соответствующий вопрос может стать предметом рассмотрения в споре между юридическим лицом и его участником (учредителем).
К примеру, в деле № СИП-785/2016 по исковому заявлению ФИО к обществу с ограниченной ответственностью Торговая компания «***» и обществу с ограниченной ответственностью «***» о признании патента Российской Федерации № <…> на полезную модель недействительным и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) выдать новый патент на полезную модель, в котором в качестве патентообладателей указать ФИО и общество с ограниченной ответственностью «***», заявитель утверждал, что подписанное участниками общества с ограниченной ответственностью «***», одним из которых и являлся ФИО, соглашение от 05.12.2012, в пункте 8 которого определён порядок создания названного общества с ограниченной ответственностью «***» и порядок использования исключительных прав на полезные модели, которые будут созданы в будущем в процессе деятельности этого общества с ограниченной ответственностью «***», не может считаться договором об отчуждении права на получение патента, поскольку не содержит согласованного условия о предмете договора и не свидетельствует о том, что данная полезная модель является служебной полезной моделью, поскольку указанное соглашение от 05.12.2012 не является трудовым или иным договором между работником (автором) и работодателем.
Отменяя решение Суда по интеллектуальным правам от 05.06.2017, которым было отказано в удовлетворении исковых требований ФИО к обществу с ограниченной ответственностью Торговая компания «***» и обществу с ограниченной ответственностью «***» о признании патента Российской Федерации № <…> на полезную модель недействительным, и передавая дело на новое рассмотрение, Президиум Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 29 сентября 2017 г. по делу № СИП-785/2016 постановил, что вопрос о служебном или неслужебном характере полезной модели может быть разрешён только после того, как будет установлен предмет договора, условия которого содержатся в п. 8 соглашения от 05.12.2012, выяснен вопрос о том, право на подачу конкретно какой заявки и на какую именно полезную модель стороны имели в виду в этом пункте, а следовательно, уяснено, было ли создано соответствующее техническое решение до 05.12.2012 или после этой даты и какое техническое решение было создано до 05.12.2012.
О служебном характере созданного объекта патентных прав может заявить организация (юридическое лицо) в иске к другой организации (юридическому лицу) с целью признания такой организации (истца) патентообладателем спорного изобретения, полезной модели или промышленного образца, а работников истца ― авторами соответствующего служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца.
Открытое акционерное общество «***» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «***» о признании недействительным патента Российской Федерации № <…> на изобретение в части указания автора и патентообладателя и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности выдать патент на спорное изобретение с указанием в качестве патентообладателя открытого акционерного общества «***», а в качестве авторов ФИО1, ФИО2, ФИО3, являющихся работниками истца, ссылаясь на служебный характер спорного изобретения.
Отказывая в удовлетворении исковых требований открытого акционерного общества «***», Суд по интеллектуальным правам постановил, что, поскольку истцу был передан технический регламент для приведения его в соответствие с требованиями законодательства в отношении технической документации, сотрудники истца лишь оказывали техническую помощь в оформлении необходимой для производства документации, что не свидетельствует об их авторстве в отношении спорного изобретения (решение от 06.07.2016 по делу № СИП-583/2015). Не признаются авторами физические лица, не внёсшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию.
Стоит отметить, что не всегда предъявление требования о признании патента недействительным может считаться надлежащим способом защиты права заявителя.
Так, отказывая в удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью «М» к обществу с ограниченной ответственностью «С» и Федеральной службе по интеллектуальной собственности о признании патента Российской Федерации № <…> на промышленный образец недействительным в части указания в качестве авторов <…> и признании ФИО в качестве единственного автора промышленного образца по патенту Российской Федерации № <…>, Суд по интеллектуальным правам (решение от 17.11.2016 по делу № СИП-350/2016) исходил из того, что истцом был выбран ненадлежащий способ защиты своего права, поскольку фактически истец, ссылаясь на то, что промышленный образец не является новым и оригинальным ввиду более раннего создания ФИО эскиза бутылки, оспаривает не авторство указанных в патенте лиц, а соответствие промышленного образца условиям патентоспособности.